近期，印度馬德拉斯高等法院就艾歇爾汽車有限公司（Eicher Motors Ltd.）起訴尼廷服務(wù)點(diǎn)與汽車公司（Nitin Service Point and Automobiles）一案作出了判決。此案涉及一件名為“Royal Enfield”（漢譯為皇家恩菲爾德）的商標(biāo)。
此前，皇家恩菲爾德的知名度僅局限于摩托車，而現(xiàn)在這個(gè)品牌已經(jīng)逐漸被更多的印度民眾所知曉?；始叶鞣茽柕逻@個(gè)品牌起源于在1901年生產(chǎn)出的第一部皇家恩菲爾德摩托車，隨后該品牌一直保持著發(fā)展勢(shì)頭并贏得了廣泛的贊譽(yù)。這些摩托車以其可靠性而聞名，并在很早之前就成為了印度軍隊(duì)值得信賴的運(yùn)輸工具，從而帶動(dòng)了生產(chǎn)量和需求量的增長(zhǎng)。此外，皇家恩菲爾德摩托車的魅力還跨越了國(guó)界，相關(guān)的摩托車和配件已經(jīng)出口到了70多個(gè)國(guó)家。
在該案中，原告作為皇家恩菲爾德商標(biāo)的所有人，發(fā)現(xiàn)被告的服務(wù)中心使用了相同的名稱，而該服務(wù)中心距離原告的展銷大廳僅有4.7公里。原告認(rèn)為自己在業(yè)界和公眾中擁有著令人羨慕的聲譽(yù)和商譽(yù)。
原告聲稱其生產(chǎn)的產(chǎn)品是可靠、優(yōu)質(zhì)且耐用的，并因此得到了業(yè)界的認(rèn)可。同時(shí)，原告還表示其擁有先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)施，并在印度和英國(guó)設(shè)立了研發(fā)部門，以適應(yīng)不斷變化的市場(chǎng)偏好。原告在印度擁有1000多家授權(quán)經(jīng)銷商，網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍極為廣泛。而且，每家經(jīng)銷商都在利用設(shè)計(jì)獨(dú)特、能反映出與原告商品和業(yè)務(wù)相關(guān)的顯著特征的銷售店面來保持統(tǒng)一的品牌零售標(biāo)識(shí)。開展這一品牌推廣工作花費(fèi)了大量的成本與精力，目的就是為了在不同的地點(diǎn)保持統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。
需要考慮到的關(guān)鍵問題
這起案件所引發(fā)的問題已經(jīng)超出了侵權(quán)的范疇。法院提到了5個(gè)關(guān)鍵問題，首先是原告是否真的擁有皇家恩菲爾德這件商標(biāo)。
本文將會(huì)重點(diǎn)探討第2個(gè)問題，即根據(jù)印度《商標(biāo)法》第2條第1款第zg項(xiàng)，原告的商標(biāo)是否可被認(rèn)定為是一件馳名商標(biāo)（well-known mark）。此項(xiàng)判決為法院在評(píng)估馳名商標(biāo)地位時(shí)應(yīng)該考慮哪些因素提供了寶貴的見解。此外，法院還闡明了其在根據(jù)《商標(biāo)法》認(rèn)定某件商標(biāo)為馳名商標(biāo)時(shí)的管轄權(quán)。
隨后的3個(gè)問題則分別是“評(píng)估原告獲得損害賠償?shù)臋?quán)利”和“確定被告使用皇家恩菲爾德一詞是否構(gòu)成了商標(biāo)侵權(quán)和假冒行為”以及“確認(rèn)原告可獲得的任何其他法律救濟(jì)措施”。
商標(biāo)所有權(quán)和專有權(quán)
原告提供了皇家恩菲爾德商標(biāo)及其變體的注冊(cè)證書以作為證據(jù)。除了采用獨(dú)特的皇家恩菲爾德商標(biāo)以外，原告還讓其授權(quán)銷售點(diǎn)的內(nèi)部和外部裝飾保持了一致的風(fēng)格。這種標(biāo)準(zhǔn)化的外觀旨在方便顧客進(jìn)行辨識(shí)。這些授權(quán)銷售點(diǎn)與原告提供的產(chǎn)品（包括摩托車、零部件、配件、服務(wù)和附件等）之前存在著明顯且獨(dú)有的聯(lián)系。原告已確保所有指定的經(jīng)銷商都會(huì)遵守相同的標(biāo)準(zhǔn)和品牌標(biāo)識(shí)準(zhǔn)則。
上述提交給法院的書面證據(jù)證實(shí)了原告對(duì)于皇家恩菲爾德商標(biāo)及其變體的所有權(quán)。
法院認(rèn)定某件商標(biāo)是“馳名商標(biāo)”的權(quán)力
法院提出了有關(guān)在商標(biāo)注冊(cè)機(jī)構(gòu)和法院將某件特定商標(biāo)認(rèn)定為是馳名商標(biāo)時(shí)應(yīng)該如何分配共同權(quán)力的問題。2017年，印度對(duì)《商標(biāo)條例》進(jìn)行了修訂，從而根據(jù)《商標(biāo)法》第2條第1款第zg項(xiàng)賦予了商標(biāo)注冊(cè)機(jī)構(gòu)以將某件商標(biāo)認(rèn)定為是馳名商標(biāo)的權(quán)力。重要的是，此次修訂也沒有阻止法院繼續(xù)行使這項(xiàng)權(quán)力。要知道，在于2017年對(duì)條例作出修訂之前，只有法院才有權(quán)將一件商標(biāo)認(rèn)定為馳名商標(biāo)。因此，該修正案引發(fā)了人們的疑問，即法院是否還擁有認(rèn)定馳名商標(biāo)的權(quán)力。為了消除上述疑問，相關(guān)機(jī)構(gòu)專門對(duì)《商標(biāo)法》第11條第6款和第2條第1款第zg項(xiàng)以及2017年經(jīng)修訂的《商標(biāo)條例》進(jìn)行了解釋，這些規(guī)定均涉及賦予商標(biāo)注冊(cè)機(jī)構(gòu)以認(rèn)定某件商標(biāo)為馳名商標(biāo)的權(quán)力問題。
然而，闡明商標(biāo)注冊(cè)機(jī)構(gòu)擁有上述權(quán)力并不意味著要排除法院擁有類似的權(quán)力。因此，法院也同時(shí)會(huì)擁有將商標(biāo)認(rèn)定為馳名商標(biāo)的權(quán)力。2017年《商標(biāo)條例》第124條明確規(guī)定，商標(biāo)注冊(cè)機(jī)構(gòu)必須對(duì)那些被法院認(rèn)定為“馳名”的商標(biāo)給予充分的考量，以符合第11條第6款的規(guī)定，即“注冊(cè)官在確定某件商標(biāo)是否為馳名商標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮到任何他認(rèn)為與確定某件商標(biāo)為馳名商標(biāo)有關(guān)的事實(shí)，包括針對(duì)該商標(biāo)權(quán)利的成功執(zhí)法記錄，特別是此件商標(biāo)根據(jù)上述記錄被任何法院或注冊(cè)官認(rèn)定為是馳名商標(biāo)的情況”。
重要的是，如果法院發(fā)出命令認(rèn)定某件商標(biāo)是馳名商標(biāo)的話，那么商標(biāo)注冊(cè)機(jī)構(gòu)在確定申請(qǐng)人的商標(biāo)是否應(yīng)獲得承認(rèn)時(shí)必須要充分考慮到上述認(rèn)定結(jié)果。除此之外，《商標(biāo)法》第11條第6款還概述了在裁定某件商標(biāo)是否有資格成為馳名商標(biāo)時(shí)需要考慮到的10個(gè)因素。
用于確定馳名商標(biāo)的10個(gè)因素
得到相關(guān)行業(yè)的認(rèn)可
《商標(biāo)法》第11條明確規(guī)定了在認(rèn)定一件商標(biāo)是馳名商標(biāo)之前需要進(jìn)行分析和驗(yàn)證的不同因素。第一個(gè)因素指的是，得益于為某件商標(biāo)所開展的宣傳活動(dòng)，相關(guān)行業(yè)中的公眾對(duì)于該商標(biāo)的認(rèn)可以及了解程度。法院指出，自皇家恩菲爾德商標(biāo)問世以來，其所有人開展了大量的推廣工作，從而讓這件商標(biāo)在印度以及其他國(guó)家獲得了廣泛的認(rèn)可。為滿足第一項(xiàng)要求，法院必須要確定當(dāng)前潛在消費(fèi)者的數(shù)量、參與商品與服務(wù)分銷渠道的人員數(shù)量以及與商標(biāo)所適用商品或服務(wù)有關(guān)的商業(yè)團(tuán)體數(shù)量等。
商標(biāo)使用和推廣的持續(xù)時(shí)間、范圍
皇家恩菲爾德商標(biāo)的使用期限、范圍以及所覆蓋的地理區(qū)域十分廣泛，跨越了近22個(gè)國(guó)家，出口業(yè)務(wù)遍及多達(dá)70個(gè)國(guó)家。所謂的十要素測(cè)試針對(duì)使用范圍提出了2個(gè)不同的要素。其中，第一個(gè)要素是商標(biāo)所適用的產(chǎn)品或服務(wù)范圍，第二個(gè)要素則是商標(biāo)所適用的業(yè)務(wù)地理范圍。
原告也通過了與商標(biāo)推廣的持續(xù)時(shí)間、范圍和地理區(qū)域有關(guān)的因素測(cè)試，因?yàn)樵孀?955年以來就一直在使用該商標(biāo)，并在世界各國(guó)擁有著大約1000多家經(jīng)銷商和代理商。因此，以該商標(biāo)進(jìn)行銷售的商品和服務(wù)的數(shù)量被認(rèn)為是“巨大的”。
注冊(cè)與執(zhí)法
能夠反映出商標(biāo)已投入使用或者已獲得認(rèn)可的商標(biāo)注冊(cè)持續(xù)時(shí)間以及地理區(qū)域是另一個(gè)決定因素。此外，某件商標(biāo)的成功執(zhí)法記錄（例如已有法院或者注冊(cè)官認(rèn)為該商標(biāo)是馳名商標(biāo)等）也是其可以被看成是馳名商標(biāo)的因素。原告提交了包含其商標(biāo)及變體的一長(zhǎng)串注冊(cè)清單。
認(rèn)定皇家恩菲爾德為馳名商標(biāo)
鑒于上述情況，法院得出了結(jié)論，即“皇家恩菲爾德”這個(gè)名字對(duì)于原告而言是具有重大意義的，公眾普遍會(huì)將其與原告聯(lián)系在一起。這種牢固的聯(lián)系保證了該商標(biāo)可以獲得最高程度的保護(hù)。因此，根據(jù)《商標(biāo)法》第2條第1款第zg項(xiàng)的規(guī)定，原告的商標(biāo)是有資格成為馳名商標(biāo)的，并因此可作為馳名商標(biāo)獲得保護(hù)。由此，法院認(rèn)定“皇家恩菲爾德”這件商標(biāo)是摩托車行業(yè)中的馳名商標(biāo)。
被告非法使用了商標(biāo)
法院認(rèn)為，被告不僅抄襲了原告授權(quán)營(yíng)銷店面的基本特征，還擅自使用注冊(cè)商標(biāo)“Royal Enfield”來宣傳自己的服務(wù)中心。這種對(duì)相同商標(biāo)的欺詐性使用，特別是被告還選擇在同一個(gè)地理區(qū)域和業(yè)務(wù)區(qū)域內(nèi)使用該商標(biāo)，令公眾產(chǎn)生了混淆，并因此構(gòu)成了對(duì)原告注冊(cè)商標(biāo)的侵權(quán)行為。
結(jié)語
總而言之，這起案件揭示了有關(guān)馳名商標(biāo)的變化趨勢(shì)，以及保護(hù)諸如“Royal Enfield”等流行品牌所需要的法律保障。該案不僅再次確認(rèn)了皇家恩菲爾德品牌的良好聲譽(yù)以及在全球范圍內(nèi)的認(rèn)可度，同時(shí)還就如何確定馳名商標(biāo)這一問題提供了更加細(xì)致的考量因素。法院所強(qiáng)調(diào)的“十要素測(cè)試”涉及商標(biāo)認(rèn)定、持續(xù)時(shí)間、執(zhí)法和推廣等諸多環(huán)節(jié)，從而為評(píng)估馳名商標(biāo)的狀態(tài)提供了一個(gè)強(qiáng)有力的框架。這意味著有關(guān)各方需要展開整體性分析，而上述分析不僅涉及知名度，同時(shí)還要更加深入地研究各種會(huì)影響到馳名商標(biāo)狀態(tài)的因素。
除此之外，法院還對(duì)其與商標(biāo)注冊(cè)機(jī)構(gòu)在認(rèn)定馳名商標(biāo)過程中的共同權(quán)力作出了澄清，為相關(guān)的司法理論提供了新的見解。盡管注冊(cè)機(jī)構(gòu)正發(fā)揮著至關(guān)重要的作用，但是法院獨(dú)立地認(rèn)定和保護(hù)馳名商標(biāo)的權(quán)力仍然是完好無損的。上述表態(tài)再次強(qiáng)化了法院和商標(biāo)注冊(cè)機(jī)構(gòu)在保護(hù)馳名商標(biāo)完整性及排他性過程中所承擔(dān)的雙重責(zé)任。從本質(zhì)上講，該案不僅有助于為馳名商標(biāo)的保護(hù)問題提供判例，而且還有助于人們更加深入地理解在確定馳名商標(biāo)狀態(tài)時(shí)需要考慮到的因素。（編譯自www.mondaq.com）
