在法院就本杰明摩爾公司（Benjamin Moore）一案作出判決之后，加拿大專利上訴委員會(huì)在近期審議了有關(guān)計(jì)算機(jī)實(shí)施發(fā)明的可專利性。盡管涉案申請(qǐng)最初遭到了專利審查員的駁回，但是申請(qǐng)人表示其用于采購汽車燃料的系統(tǒng)具有實(shí)際應(yīng)用性，并提交了兩組新的權(quán)利要求。上訴委員會(huì)也同意原始的權(quán)利要求書是不能獲得專利保護(hù)的，不過該機(jī)構(gòu)認(rèn)為后續(xù)的修改足以滿足這一主題的物質(zhì)性要求（physicality requirement）。
背景概述
主題為“電子數(shù)量采購系統(tǒng)”的第2634266號(hào)加拿大專利申請(qǐng)涉及一種電子數(shù)量采購系統(tǒng)。用戶能夠使用該系統(tǒng)在進(jìn)行采購時(shí)以鎖定的價(jià)格購買一定數(shù)量的汽車燃料。這筆金額可以作為積分添加到“儲(chǔ)備賬戶”中，而用戶未來也能在與其首次采購的地點(diǎn)相同或者不相同的分銷網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行兌換。同時(shí)，用戶還可以將他們一部分或者全部的儲(chǔ)備積分轉(zhuǎn)移到另一位用戶的賬戶中。
專利審查員最初駁回了這件申請(qǐng)，理由是缺乏顯著性以及缺少可專利客體。申請(qǐng)人就此提出了上訴，認(rèn)為該發(fā)明具有實(shí)際應(yīng)用性，并且要求獲得保護(hù)的客體包含有助于形成發(fā)明物理特性的物質(zhì)性元素及組件。作為上訴程序的一部分，申請(qǐng)人提交了新的權(quán)利要求書。
可專利性客體
如上文所述，加拿大聯(lián)邦法院在本杰明摩爾一案中駁回了加拿大知識(shí)產(chǎn)權(quán)局（CIPO）使用“問題解決型（problem-solution）”方法來評(píng)估計(jì)算機(jī)實(shí)施發(fā)明是否是可專利性客體的做法，并指示審查員采取下列測(cè)試方法：有目的地對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行解釋；詢問被解釋的權(quán)利要求作為一個(gè)整體是否只含有單純的科學(xué)原理或者抽象定理，或者其是否涉及采用了科學(xué)原理或抽象定理的實(shí)際應(yīng)用；以及如果被解釋的權(quán)利要求涉及實(shí)際應(yīng)用，那么就要針對(duì)諸如法定類別、司法排除、新穎性、顯著性以及實(shí)用性等的可專利性標(biāo)準(zhǔn)對(duì)上述權(quán)利要求進(jìn)行評(píng)估。
聯(lián)邦上訴法院隨后公布了其上訴裁決結(jié)果，并認(rèn)為該測(cè)試與亞馬遜（Amazon）一案所適用的測(cè)試方法相違背，并將案件發(fā)回到審查員手中進(jìn)行重申。雖然聯(lián)邦上訴法院拒絕就計(jì)算機(jī)實(shí)施發(fā)明的可專利性提供任何進(jìn)一步的說明，但該法院實(shí)際上已經(jīng)確認(rèn)了加拿大司法部長起訴亞馬遜一案中所使用的測(cè)試方法依然對(duì)本案中所要求的可專利性客體具有約束力。
對(duì)此，聯(lián)邦上訴法院指出：“由于抽象概念并不能獲得專利保護(hù)，因此在‘發(fā)明’的定義中隱含著這樣一層意思，即可專利性客體必須是存在于物理層面上的事物，或者可表現(xiàn)出一種可識(shí)別出來的效果或變化的事物。但是，如果有人認(rèn)為僅通過讓要求獲得保護(hù)的發(fā)明具有實(shí)際應(yīng)用性就可以滿足這一物質(zhì)性要求的話，那么我對(duì)此是持有不同意見的。”
專利上訴委員會(huì)的決定
專利上訴委員會(huì)首先審議了已經(jīng)歸檔的原始權(quán)利要求，并將此案與另外一起涉及斯倫貝謝公司（Schlumberger）的案件相提并論。在斯倫貝謝一案中，涉案專利涉及一種使用根據(jù)數(shù)學(xué)公式編程的計(jì)算機(jī)來收集、記錄和分析地震數(shù)據(jù)的方法。其中，發(fā)明唯一具有新穎性的地方就在于這個(gè)數(shù)學(xué)公式，但該公式又不是可專利性客體。盡管使用物理工具（即計(jì)算機(jī)）令數(shù)學(xué)公式具有了實(shí)際應(yīng)用性，但這還不足以拯救這份權(quán)利要求書。
同樣地，在本案中，專利上訴委員會(huì)認(rèn)定第2634266號(hào)專利的原始權(quán)利要求并不符合相關(guān)的物質(zhì)性要求。專利說明書也沒有提示主張獲得保護(hù)的計(jì)算機(jī)元件（即數(shù)據(jù)庫、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器、客戶端計(jì)算機(jī)、銷售點(diǎn)設(shè)備）就代表著“計(jì)算機(jī)的典型組件”以外的任何事物，或者它們執(zhí)行的操作超出了計(jì)算機(jī)的操作范圍。
申請(qǐng)人辯稱，“兌換”一定數(shù)量的汽車燃料可被理解成在加油站分配一定數(shù)量的實(shí)物燃料，并動(dòng)用用戶的儲(chǔ)備賬戶。專利上訴委員會(huì)駁回了這一論點(diǎn)，認(rèn)為對(duì)于該專利的描述只是提到了一次燃料泵送，并沒有披露有關(guān)零售加油站的任何細(xì)節(jié)。因此，根據(jù)申請(qǐng)所披露的內(nèi)容，技術(shù)人員并不會(huì)將“兌換燃料”一詞理解成為在加油站以物理的形式來泵送燃料。
隨后，專利上訴委員會(huì)審議了由申請(qǐng)人提交的兩組新權(quán)利要求。其中一組權(quán)利要求對(duì)權(quán)利要求一增加下列限制：“通過泵送動(dòng)作，在零售服務(wù)站兌換；物理發(fā)動(dòng)機(jī)燃料的單位的數(shù)量”。
這些修正的地方明確指出要求獲得保護(hù)的、用于兌換余額的一部分的方法是基于在服務(wù)站泵送燃料這個(gè)動(dòng)作。在對(duì)修訂后的權(quán)利要求進(jìn)行審查之后，專利上訴委員會(huì)得出了如下結(jié)論，即上述權(quán)利要求將會(huì)滿足相關(guān)的物質(zhì)性要求，并將因此指向可獲得專利保護(hù)的客體。
結(jié)語
基于本杰明摩爾一案在此前確立的原則，本案為涉及計(jì)算機(jī)實(shí)施發(fā)明的專利申請(qǐng)?zhí)峁┝烁嗟拇_定性。專利所有人在撰寫權(quán)利要求書時(shí)應(yīng)該考慮到相關(guān)的物質(zhì)性要求。僅具有實(shí)際應(yīng)用性的軟件不足以達(dá)到有關(guān)物質(zhì)性的門檻，專利所有人應(yīng)該確保發(fā)明的說明書或者實(shí)施例明確地描述了物質(zhì)性元素。（編譯自www.mondaq.com）
