背景：諾基亞和OPPO之間的標(biāo)準(zhǔn)必要專利（SEP）許可糾紛由來已久（自2021年7月起）。在該芬蘭公司宣布打算對中國法院的FRAND判決提出上訴后，雙方達(dá)成和解的前景似乎變得黯淡。諾基亞的禁令會迫使OPPO退出德國市場，但OPPO認(rèn)為，與之前協(xié)議到期續(xù)約時屈服于其拒絕的專利費(fèi)要求相比，這樣做的代價要小一些。
最新消息：德國兩起OPPO訴諾基亞案（一起在慕尼黑，一起在曼海姆）有可能在幾個月內(nèi)下達(dá)并執(zhí)行禁令。其中一起案件似乎已無懸念，但2024年1月16日，德國聯(lián)邦專利法院（Bundespatentgericht）出現(xiàn)了轉(zhuǎn)機(jī)，維持了OPPO關(guān)于“基于調(diào)度信息有效性的專用信息傳輸”的第EP3445093號專利。
直接影響：慕尼黑第一地區(qū)法院第七民事庭已中止了對第EP3445093號專利的侵權(quán)訴訟，因為它認(rèn)為該專利對5G至關(guān)重要，但有可能被宣告無效。訴訟程序?qū)⒑芸旎謴?fù)，除非諾基亞能讓法院相信其觀點本質(zhì)上是錯誤的（或從目前的角度來看是錯誤的），否則法院將發(fā)布禁令，除非諾基亞在其FRAND抗辯中獲勝，在另一起案件中，OPPO就關(guān)于“無線通信方法、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和終端設(shè)備”的第EP3624524號專利主張權(quán)利，曼海姆地區(qū)法院于2024年4月9日舉行了聽證會。在聽證會上，該專利可能不再是標(biāo)準(zhǔn)必要專利，但也可能存在有理有據(jù)的侵權(quán)主張，在這種情況下，法院將在不考慮FRAND抗辯的情況下發(fā)布禁令。如果OPPO只獲得其中一個潛在的德國禁令，或可能同時獲得兩個禁令，那么諾基亞可能寧愿根據(jù)中國的FRAND裁定進(jìn)行和解，也不愿冒業(yè)務(wù)中斷的風(fēng)險。
更廣泛的影響：OPPO的知識產(chǎn)權(quán)部門在多個司法管轄區(qū)的許可糾紛中表現(xiàn)出了老練的戰(zhàn)略眼光，而公司在德國的前幾項禁令后沒有屈服，整體上表現(xiàn)出了強(qiáng)大的實力。這對長期以來在專利執(zhí)行方面一直處于領(lǐng)先地位的諾基亞來說是不可預(yù)見的。和解將使雙方能夠?qū)Ｗ⒂诟谐尚У墓ぷ鳌?/p>
OPPO可能會對諾基亞打出一記“幸運(yùn)拳”，甚至在短時間內(nèi)接連打出兩拳，這并不是因為純粹的運(yùn)氣，而是因為堅定性和戰(zhàn)略的完美結(jié)合。
媒體ipfray尊重這兩家公司，尤其是它們的知識產(chǎn)權(quán)部門。對于知識產(chǎn)權(quán)網(wǎng)站來說，這是一次有趣的“巨人之戰(zhàn)”。但現(xiàn)在看來，再打1年或更長時間的官司能否為諾基亞帶來合理的利潤，這很值得懷疑。
兩家公司都對各自對手的一些專利造成了致命打擊。然而，鑒于OPPO將成為純粹的許可方，諾基亞面臨著更大的壓力，必須獲得決定性的籌碼，在防御性案件中的失利是不可取的。幾個月前，諾基亞似乎還能抵御OPPO對其專利提出的所有反訴，包括一些從華為獨(dú)家授權(quán)的專利（根據(jù)德國法律賦予的資格）可能是最大的希望。但最近德國聯(lián)邦專利法院維持了OPPO對諾基亞執(zhí)行的5G SEP授權(quán)，慕尼黑第一地區(qū)法院第七民事庭（主審法官Oliver Schoen）在去年的全面審理后，顯然認(rèn)為該案至關(guān)重要（因此中止審理，而不是對被告作出最終判決）。
與4G（LTE）相比，第EP3445093號專利減少了5G通信的開銷。此前，即使在給定單元中的設(shè)備（即連接到給定基站的設(shè)備）都不需要的情況下，也會周期性地發(fā)送整套系統(tǒng)信息。OPPO的發(fā)明通過提供所選系統(tǒng)信息的調(diào)度信息可以被識別為有效的可能性來對此進(jìn)行優(yōu)化。如果相關(guān)系統(tǒng)信息沒有用處，就不再傳輸該信息。
慕尼黑法院于2023年4月20日開庭審理，并定于2023年5月25日作出判決。就在預(yù)期的宣布日前3天（此時的意見即使不是100%最終意見，也很有可能已經(jīng)達(dá)到99%），聯(lián)邦專利法院發(fā)表了初步意見，稱該專利將無法克服一個（但一個就足夠了）現(xiàn)有技術(shù)參考文獻(xiàn)（所謂的證據(jù)K2），無效性合議庭認(rèn)為，根據(jù)常識，該參考文獻(xiàn)使得所主張的發(fā)明是顯而易見的。在此背景下，慕尼黑法院顯然不會下達(dá)禁令，它暫緩審理此案，等待平行無效訴訟的結(jié)果。
此后，聯(lián)邦專利法院開庭審理了此案，并像往常一樣在庭審結(jié)束后作出了裁決。五人合議庭的初步傾向已經(jīng)給了OPPO一些希望。雖然法院重申了初步評估中闡述的觀點，但OPPO的一項輔助請求（經(jīng)修改的權(quán)利要求）被認(rèn)為是有價值的。在聽取了雙方律師關(guān)于專利授權(quán)形式以及各種可能的權(quán)利要求修改的意見后，聯(lián)邦專利法院在午餐休息時間對現(xiàn)有技術(shù)參考文獻(xiàn)K2的影響進(jìn)行了重新考慮。這重新引發(fā)了關(guān)于是否應(yīng)維持專利原始形式的爭論，這也是最終發(fā)生的情況。
這一系列事件表明，OPPO在去年春天的侵權(quán)案中勝券在握。如前所述，當(dāng)時的侵權(quán)裁決必須是最終裁決或至少接近最終裁決。如果法院當(dāng)時已經(jīng)找到了以非侵權(quán)為由駁回申訴的理由，它就會公布已經(jīng)撰寫的判決，而不是中止訴訟。
FRAND是另一個問題。即使侵權(quán)法庭認(rèn)為諾基亞的FRAND抗辯有理，它也會中止案件的審理，因為FRAND只是對禁令救濟(jì)的抗辯，并不能解決損害賠償請求。在這一點上，考慮到近年來慕尼黑SEP案件的被告記錄（甚至可以追溯到Sisvel訴海爾案的準(zhǔn)備階段），ipfray指出，如果諾基亞在本案中的FRAND抗辯獲勝，將帶來很大的不同。
當(dāng)專利被修改時，有必要進(jìn)行新的侵權(quán)分析。在本案中，權(quán)利要求并沒有改變，雖然ipfray對德國侵權(quán)和無效程序之間缺乏協(xié)調(diào)提出了批評（根據(jù)聯(lián)邦法院的指導(dǎo)方針，一項專利在狹義權(quán)利要求解釋的基礎(chǔ)上被視為有效，但在廣義權(quán)利要求解釋的基礎(chǔ)上卻被強(qiáng)制執(zhí)行，這種情況是難以置信的），但德國法律并不要求慕尼黑法院分析聯(lián)邦專利法院支持專利的理由。
在德國另一起對諾基亞構(gòu)成禁令救濟(jì)威脅的OPPO訴諾基亞案中，問題不在于FRAND，而在于被訴SEP（第EP3624524號專利）是否因額外的權(quán)利要求限制而成為非SEP，如果是，是否仍然侵權(quán)。
為了澄清其中的邏輯，如果產(chǎn)品在廣告中被宣傳為實施了某一標(biāo)準(zhǔn)，而被訴專利被認(rèn)為是該標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)鍵部分，那么德國的侵權(quán)指控就有了充分的理由。在相當(dāng)于舉證責(zé)任倒置的情況下，被告必須證明其在被訴產(chǎn)品中并未實際執(zhí)行該部分標(biāo)準(zhǔn)，而這種情況很少發(fā)生。由于德國沒有審前證據(jù)開示制度，因此復(fù)雜技術(shù)產(chǎn)品的內(nèi)部運(yùn)作所造成的侵權(quán)行為并不總是能被識別出來，但當(dāng)涉及通信協(xié)議時，截獲信息有時是制定強(qiáng)有力的權(quán)利要求表的一種手段。例如，愛立信于2022年在慕尼黑就WhatsApp的iOS版本提起了非SEP侵權(quán)訴訟（被告是蘋果公司，而非Meta）。
曼海姆地區(qū)法院已于2024年4月9日審理此案。此前，該法院希望等待無效判決后再作出裁決。如果該專利是一項非SEP專利，但已被侵權(quán)，那么就不存在FRAND抗辯，問題是諾基亞是否可以繞過該專利。
根據(jù)ipfray的評估，被完全確認(rèn)的5G SEP（第EP3445093號專利）是一顆潛在的“銀彈”，而被縮小范圍的第EP3624524號專利則有點懸而未決，當(dāng)沒有誤差余地時（當(dāng)然，除非已經(jīng)有了變通策略），這就會讓人感到不適。
如果說之前在聯(lián)邦專利法院的5位法官面前解決爭議的時機(jī)還不成熟，那么現(xiàn)在可能已經(jīng)成熟了。在這種情況下，德國的專利法最終會促成和解，而在2022年春天諾基亞首次贏得針對OPPO的德國禁令之后，幾乎沒有人會預(yù)料到會發(fā)生這樣的逆轉(zhuǎn)。（編譯自ipfray.com）
