在最近的一項(xiàng)具有里程碑意義的判決中,德里高等法院在LAVA國際有限公司(LAVA)訴Telefonaktiebolaget LM Ericsson(愛立信)一案中判令LAVA向ERICSSON支付244億印度盧比(約合2990萬美元)以及5%的年利息,原因是LAVA侵犯了ERICSSON的2G和3G專利。這一金額被認(rèn)為是印度在涉及標(biāo)準(zhǔn)必要專利(SEP)的專利侵權(quán)訴訟中裁定的最高賠償額之一。
SEP簡介
技術(shù)進(jìn)步改變了印度移動(dòng)通信行業(yè)的面貌。從1900年代流行的笨重的模擬電話到使用最先進(jìn)的智能手機(jī),技術(shù)已經(jīng)取得了長足的進(jìn)步。為了跟上手機(jī)發(fā)展的步伐,電信網(wǎng)絡(luò)也從2G系統(tǒng)發(fā)展到3G、4G LTE和5G等高速數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò),從而促進(jìn)了通信的順暢。這一變革歷程的實(shí)現(xiàn)離不開“標(biāo)準(zhǔn)”的制定和實(shí)施。
標(biāo)準(zhǔn)被定義為“確保產(chǎn)品、服務(wù)和系統(tǒng)在各種環(huán)境和技術(shù)中兼容和互操作的商定規(guī)范或協(xié)議”。標(biāo)準(zhǔn)制定組織(SSO)確保移動(dòng)通信領(lǐng)域的創(chuàng)新具有普遍性,使全球消費(fèi)者都能從最新的技術(shù)進(jìn)步中受益。因此,手機(jī)、平板電腦、加密狗等包含2G/3G/4G/5G等功能組件的電信設(shè)備制造商必須遵守某些技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。這些技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)只有通過使用某些被稱為SEP的專利才能實(shí)現(xiàn)。
LAVA訴愛立信:交叉訴訟背景
2015年,LAVA(原告)在諾伊達(dá)地區(qū)法院(CS (OS) 01/2015)起訴愛立信(被告),聲稱被告沒有以公平的許可費(fèi)提供其標(biāo)準(zhǔn)必要專利(SEP)。
2016年之后,在Telefonktiebolaget Lm Ericsson(Publ)訴LAVA International Ltd一案中,愛立信在德里高等法院對LAVA提起訴訟,主張愛立信擁有被視為SEP的專利,并指出所有符合2G、EDGE或3G技術(shù)的設(shè)備或裝置的制造商都會使用愛立信的專利技術(shù)。愛立信聲稱,LAVA在未獲得FRAND許可的情況下,在其設(shè)備中使用了3G和2G中的AMR技術(shù)以及EDGE功能,侵犯了其專利權(quán)。
愛立信進(jìn)一步辯稱,它曾努力與LAVA協(xié)商公平、合理和非歧視(FRAND)的許可費(fèi)率,但這家印度智能手機(jī)制造商不愿同意相關(guān)條款。愛立信對其行為感到不滿,向法院提起專利侵權(quán)訴訟,要求法院下達(dá)永久禁令,禁止LAVA“制造/組裝、進(jìn)口、銷售、要約出售、包括通過其網(wǎng)站和第三方網(wǎng)站宣傳包含其專利的產(chǎn)品(電話設(shè)備、手機(jī)、平板電腦或任何未來型號產(chǎn)品)”。德里高等法院也認(rèn)定“LAVA應(yīng)承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任,并通過了一項(xiàng)有利于原告的禁令,禁止被告制造、進(jìn)口、銷售、許諾銷售其侵犯原告專利技術(shù)的設(shè)備,包括電話、平板電腦、加密狗等”。
案件事實(shí)
LAVA和愛立信之間的交叉訴訟即CS(COMM)65/2016和CS(COMM)1148/2016。被告將其專利許可給從事電信設(shè)備銷售和制造的公司。在被告擁有的全球?qū)@M合中,大部分是用于實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)制定組織(SSO)制定的各種標(biāo)準(zhǔn)的SEP。被告聲稱,原告在未根據(jù)FRAND原則從被告獲得任何許可的情況下使用了被告的SEP。被告進(jìn)一步聲稱,他們已要求原告進(jìn)行談判,并提出按照FRAND條款向原告許可其SEP,但原告無視被告的請求,繼續(xù)在未獲得許可的情況下生產(chǎn)設(shè)備,從而侵犯了被告的專利權(quán)。
原告辯稱,被告未能充分、公平地披露其SEP,也未能提供其SEP的FRAND許可條款,并進(jìn)一步辯稱,根據(jù)1970年《專利法》的條款,被告的專利是無效且非必要的。
法庭采用了愛立信訴INTEX案中確立的兩步測試法。該測試包括將專利與標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行映射以確定其是否為SEP,然后確認(rèn)實(shí)施者的設(shè)備是否也符合該標(biāo)準(zhǔn)。在進(jìn)行此番審查后,法院認(rèn)定原告的設(shè)備符合被告在訴訟中規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。法院駁回了原告關(guān)于已授權(quán)實(shí)體進(jìn)口手機(jī)到印度無需獲得被告專利許可的主張。不過,法院強(qiáng)調(diào),向?qū)@腥酥Ц对S可費(fèi)的責(zé)任在于向最終消費(fèi)者銷售設(shè)備的品牌所有人,而非制造商。
問題
·兩起訴訟涉及的問題被合并在一起,以確定愛立信是否擁有對LAVA智能手機(jī)很重要的SEP?
·被告是否違反了任何必要專利許可規(guī)范?
·適當(dāng)賠償?shù)拇_定?
專利侵權(quán)和損害賠償?shù)拇_定
LAVA聲稱,“自上而下法”是計(jì)算損害賠償?shù)氖走x方法,而不是“對比許可法”。LAVA援引英格蘭和威爾士專利法院在Unwired Planet案中的裁決來支持這一論點(diǎn)。
與此相反,愛立信則認(rèn)為,類似性質(zhì)的許可對確定專利使用費(fèi)率有很大影響。愛立信認(rèn)為,這些類似許可提供了寶貴的證據(jù),可以用來確定FRAND費(fèi)率。
法院決定使用“類似許可方法”來確定待定的許可費(fèi),重點(diǎn)是類似的許可人,而不是“從上到下的方法”。就實(shí)際使用費(fèi)率而言,法院認(rèn)為愛立信的出價(jià)在“FRAND”范圍內(nèi),與向其他與LAVA規(guī)模相當(dāng)?shù)挠《裙咎峁┑馁M(fèi)率相似。此外,法官阿米.班薩爾(Amit Bansal)認(rèn)定,愛立信主張的8項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)必要專利(SEP)中有7項(xiàng)有效,只有1項(xiàng)無效。因此,專利使用費(fèi)率必須重新調(diào)整,以考慮到這一被削弱的專利組合。
結(jié)論
愛立信要求LAVA支付從2011年11月愛立信與這家智能手機(jī)制造商首次接觸起至2020年5月愛立信最后一項(xiàng)專利到期為止的全部專利使用費(fèi),并因侵犯其2G和3G專利而向愛立信支付超過2.44億印度盧比(約合2990萬美元)的賠償金。此外,LAVA還需承擔(dān)訴訟過程中產(chǎn)生的費(fèi)用。(編譯自www.lexology.com)