2023年8月17日，聯(lián)邦法院就加拿大天使護(hù)理有限公司（Angelcare Canada Inc.）等機(jī)構(gòu)起訴美國(guó)滿趣健有限公司（Munchkin Inc.）一案作出了判決，認(rèn)為原告有權(quán)獲得某些專利侵權(quán)補(bǔ)救措施。2022年4月20日，法院曾作出過另一項(xiàng)判決，即被告滿趣健以及滿趣健嬰兒加拿大有限公司（Munchkin Baby Canada Ltd）侵犯了原告所擁有的、以“Diaper Genie”品牌名稱進(jìn)行銷售的尿布處理系統(tǒng)的多項(xiàng)有效專利。
此次判決結(jié)果表明，權(quán)利所有人在侵權(quán)產(chǎn)品已經(jīng)退出加拿大市場(chǎng)之后仍然有權(quán)獲得禁令救濟(jì)，而且他們?cè)诔霈F(xiàn)過多次公司重組以及涉案專利進(jìn)行了轉(zhuǎn)讓與許可的情況下也能要求獲得相應(yīng)的補(bǔ)救措施。此外，這一判決還明確了權(quán)利所有人可以獲得不同類型經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?shù)倪m用標(biāo)準(zhǔn)。
背景概述
作為原告，加拿大天使護(hù)理有限公司、Edgewell個(gè)人護(hù)理加拿大公司（Edgewell Personal Care Canada ULC）和Playtex產(chǎn)品有限責(zé)任公司（Playtex Products LLC.）完成了加拿大知名“Diaper Genie”尿布處理系統(tǒng)的商業(yè)化工作。這套系統(tǒng)涉及可重復(fù)使用的尿布桶以及包含由該系統(tǒng)使用的袋子的一次性補(bǔ)充材料。其中許多專利涵蓋了“Diaper Genie”系統(tǒng)，其包括桶、補(bǔ)充材料或它們的組合。原告曾一度擁有或被許可使用這些專利。
2012年，滿趣健開始銷售專門設(shè)計(jì)用來與“Diaper Genie”系統(tǒng)兼容的補(bǔ)充材料。隨著時(shí)間的流逝，滿趣健已經(jīng)銷售了四代不同的補(bǔ)充材料，并最終將自己的尿布桶系統(tǒng)推向了市場(chǎng)。
加拿大聯(lián)邦法院作出了有利于原告的裁決，確認(rèn)被告的前三個(gè)補(bǔ)充模型均符合原告所主張的多項(xiàng)索賠要求，并且在考慮到原告與被告的尿布桶時(shí)，所有四個(gè)補(bǔ)充模型都符合其余的指控。
不過，對(duì)于原告能否獲得補(bǔ)救措施這個(gè)問題來講，被告滿趣健就向其前三代補(bǔ)充材料發(fā)出禁令的決定提出了異議，理由是該公司已經(jīng)在加拿大停止了相應(yīng)的生產(chǎn)活動(dòng)。此外，滿趣健還表示其并不認(rèn)為原告有權(quán)在損害賠償和會(huì)計(jì)利潤(rùn)之間進(jìn)行選擇（以及一些懲罰性的賠償），并有資格獲得相應(yīng)的補(bǔ)救措施。
2023年8月17日，聯(lián)邦法院裁定，原告有權(quán)獲得針對(duì)滿趣健前三種補(bǔ)充模型的禁令救濟(jì)，并在會(huì)計(jì)利潤(rùn)和損害賠償之間做出選擇。
主要發(fā)現(xiàn)
獲得禁令救濟(jì)的權(quán)利
法院重申，根據(jù)《專利法》第57條的規(guī)定，永久禁令是一種自然補(bǔ)救措施。因此，除非當(dāng)事人能夠根據(jù)衡平法給出任何理由，否則相關(guān)機(jī)構(gòu)應(yīng)該批準(zhǔn)此類請(qǐng)求。在本案中，法院認(rèn)為，根據(jù)衡平法的規(guī)定，他們找不到不批準(zhǔn)上述禁令請(qǐng)求的理由。法院給出的結(jié)論是，“當(dāng)前沒有侵權(quán)行為”并不能支持被告的觀點(diǎn)。相反，這對(duì)于被告而言是不利的。被告表示，由于其無(wú)意在加拿大對(duì)涉案產(chǎn)品進(jìn)行商業(yè)化，因此一直到專利到期之前他們都不應(yīng)該擔(dān)心法院會(huì)發(fā)出禁令。最終，法院強(qiáng)調(diào)，與對(duì)此前發(fā)生的侵權(quán)行為提供的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償不同的是，禁令具有一定的“前瞻性”，可用于防止在未來發(fā)生侵權(quán)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。舉例來講，如果被告繼續(xù)在加拿大開展侵權(quán)活動(dòng)的話，那么原告就能夠以“蔑視法庭”的理由提出指控。
對(duì)利潤(rùn)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算的權(quán)利
原告請(qǐng)求在損害（即他們因侵權(quán)而蒙受的損失）和利潤(rùn)（即被告因侵權(quán)行為而賺取的利潤(rùn)）之間做出選擇。
在對(duì)案件進(jìn)行審查之后，法院重申，利潤(rùn)核算是一種衡平法下的補(bǔ)救措施，勝訴方并非自動(dòng)有權(quán)獲得。然而，在缺少令人信服的理由的情況下，例如缺乏“干凈的手（clean hands）”、原告在起訴程序中出現(xiàn)了不適當(dāng)?shù)耐涎有袨榈?，法院不?yīng)拒絕這一選擇。
在本案中，被告關(guān)注的重點(diǎn)主要是處理利潤(rùn)核算的復(fù)雜性。盡管法院也認(rèn)為這件事確實(shí)比較復(fù)雜（涉及6件專利、117項(xiàng)權(quán)利要求、四代不同的尿布卷、尿布卷和尿布桶的多種組合等），但是其依然給出了下列結(jié)論，即這種復(fù)雜性不會(huì)對(duì)利潤(rùn)核算帶來任何困難。換句話來講，法院并不認(rèn)為專利所有人主張多件專利權(quán)利的行為（特別是在原告已經(jīng)勝訴的情況下）會(huì)被看成是不當(dāng)行為，并因此難以選擇進(jìn)行利潤(rùn)核算。
在此基礎(chǔ)上，法院裁定原告有權(quán)在利潤(rùn)和損害賠償之間做出選擇。
原告的權(quán)利
原告經(jīng)歷了多次公司重組和收購(gòu)。多年以來，他們直接或者通過前身機(jī)構(gòu)以及相互合作的方式實(shí)施了涉案專利發(fā)明。鑒于這些情況，被告辯稱，其中某些原告在不同的時(shí)期沒有資格獲得補(bǔ)救。法院沒有接受這一觀點(diǎn)，并認(rèn)為所有的原告，無(wú)論是作為專利所有人還是根據(jù)專利所有人提出指控的一方，都有權(quán)在所有相關(guān)的期限內(nèi)獲得補(bǔ)救措施。
法院作出上述判決的依據(jù)是《專利法》的第55條。該條款規(guī)定，專利所有人以及“基于專利所有人的訴訟方”都可以就侵權(quán)行為尋求獲得相應(yīng)的補(bǔ)救措施。在參考其他的判例時(shí)，法院認(rèn)為需要從更加廣義的角度來對(duì)“基于專利所有人的訴訟方”作出解釋。換言之，這應(yīng)該指代的是那些從專利所有人處獲得使用專利發(fā)明的權(quán)利的任何人，無(wú)論其使用了何種技術(shù)手段以及使用的程度如何。
根據(jù)這些調(diào)查結(jié)果，法院認(rèn)為，全部原告都有權(quán)在所有相關(guān)的時(shí)期內(nèi)作為專利所有人或基于專利所有人的訴訟方獲得補(bǔ)救措施，因?yàn)樵嬖诓煌臅r(shí)期中都是所主張專利的所有人或者被許可人。此外，法院還確認(rèn)，“許可并不總是以書面形式出現(xiàn)”這一事實(shí)并不妨礙被許可人被視為“基于專利所有人的訴訟方”，因?yàn)橄嚓P(guān)的法律并沒有對(duì)所謂的書面文書提出要求。在本案中，法院指出，三名原告的業(yè)務(wù)關(guān)系讓他們?yōu)榱藢?shí)現(xiàn)共同目標(biāo)而共同付出了努力，其中就包括實(shí)施所主張的專利，而且他們?cè)谠V訟中也是由相同的律師代理的。
結(jié)束語(yǔ)
在本案的判決中，聯(lián)邦法院明確且準(zhǔn)確地重申了在評(píng)估補(bǔ)救措施權(quán)利時(shí)需要考慮到的因素，其中包括針對(duì)已停產(chǎn)或前幾代侵權(quán)產(chǎn)品申請(qǐng)禁令救濟(jì)的權(quán)利，在各種類型的經(jīng)濟(jì)賠償之間進(jìn)行選擇的權(quán)利，以及在復(fù)雜的公司重組和商業(yè)活動(dòng)背景下的不同權(quán)利持有人的地位。該判決有助于進(jìn)一步加強(qiáng)專利所有人的權(quán)利。（編譯自www.mondaq.com）
