美國(guó)聯(lián)邦巡回上訴法院（CAFC）于2024年6月11日部分確認(rèn)并部分推翻了美國(guó)聯(lián)邦地區(qū)法院對(duì)一起涉嫌商業(yè)秘密盜用案的判決。
2014年，專業(yè)生產(chǎn)臨床儀器的Alifax公司（“Alifax”）根據(jù)《羅得島州統(tǒng)一商業(yè)秘密法》（RIUTSA），以商業(yè)秘密盜用為由，對(duì)從事同類臨床研發(fā)領(lǐng)域業(yè)務(wù)的Alcor科研公司（“Alcor”）提起訴訟。多年來，Alifax一直生產(chǎn)用于測(cè)定人體血樣紅細(xì)胞沉降率（ESR）的自動(dòng)化機(jī)器。在訴訟之前，一名Alifax子公司的員工辭職并開始為Alcor科研公司工作。在他入職的一年內(nèi)，Alcor開始供應(yīng)一種新型ESR設(shè)備，其分析能力與Alifax設(shè)備類似。
在審判之前，商業(yè)秘密盜用賠償案被分為兩個(gè)獨(dú)立的階段——責(zé)任階段和損害賠償階段。Alifax在案件中提出了兩項(xiàng)商業(yè)秘密：
一項(xiàng)是轉(zhuǎn)換算法商業(yè)秘密，包括“有關(guān)光度測(cè)量轉(zhuǎn)換的部分計(jì)算機(jī)程序源代碼，其中包含4個(gè)特定轉(zhuǎn)換常數(shù)的源代碼”。
另一項(xiàng)是所謂的信號(hào)采集商業(yè)秘密，涉及“Alifax的設(shè)備通過信號(hào)采集來收集ESR相關(guān)原始數(shù)據(jù)的過程”。
在控告會(huì)議上，法院從第二項(xiàng)商業(yè)秘密中刪除了“采集”，理由是除了轉(zhuǎn)換算法之外，沒有任何書面證據(jù)表明該設(shè)備中存在商業(yè)秘密。面對(duì)Alifax的反對(duì)，這實(shí)際上取消了第二項(xiàng)商業(yè)秘密賠償主張。陪審團(tuán)認(rèn)為，Alifax充分證明了存在與轉(zhuǎn)換算法有關(guān)的商業(yè)秘密，Alcor盜用了這項(xiàng)商業(yè)秘密。因此，判決賠償Alifax 650萬美元。
作為回應(yīng)，Alcor向法院提出了多個(gè)問題。在損害賠償審理階段之前，法院排除了Alifax的專家證人就商業(yè)秘密盜用的損害賠償發(fā)表意見的可能性，而是將其限定為以Alcor收入和成本為基礎(chǔ)的簡(jiǎn)要事實(shí)證人。不久后，法院批準(zhǔn)對(duì)Alcor的責(zé)任和損害賠償兩個(gè)階段進(jìn)行重新審理，理由是陪審團(tuán)的裁決與證據(jù)的明顯權(quán)重相悖，而且專家證人的行為超出了簡(jiǎn)要事實(shí)證人的范圍，并分別對(duì)Alcor造成了不公平的偏判。法院在其指令中明確要求，在重新審理中不允許提供新的證據(jù)或證人，基于所謂信號(hào)收集的最初論據(jù)將被排除，Alcor無權(quán)享有專利和版權(quán)侵權(quán)賠償相關(guān)的律師費(fèi)，因?yàn)檫@些賠償最終被撤銷或排除在此案之外。最后，法院排除了Alifax要求賠償損失的可能性。在駁回商業(yè)秘密賠償并對(duì)所有其他訴求作出最終判決后，Alifax就多個(gè)問題提出上訴。
CAFC裁決
在由巡回法官坎寧安（Cunningham）撰寫的一份意見書中，CAFC首先認(rèn)為地區(qū)法院在責(zé)任階段將所謂信號(hào)收集商業(yè)秘密排除在陪審團(tuán)審理范圍之外并無不當(dāng)。在確認(rèn)地區(qū)法院的裁決時(shí)，法院認(rèn)為Alifax未能履行證明RIUTSA規(guī)定下所謂商業(yè)秘密的存在和范圍所需的舉證責(zé)任。聯(lián)邦巡回法院的意見援引IDX系統(tǒng)公司訴Epic系統(tǒng)公司一案解釋道：“原告必須做的不僅僅是確定一種技術(shù)，然后請(qǐng)法院從細(xì)節(jié)中尋找符合法定定義的事項(xiàng)?！?/p>
因此，Alifax未能提供“足夠的細(xì)節(jié)”來證明其訴求的每個(gè)法定要素——關(guān)于其商業(yè)秘密是“如何從血液樣本中獲取光度信號(hào)”的論點(diǎn)僅表明了目的，而非細(xì)節(jié)。因此，CAFC認(rèn)為該商業(yè)秘密的范圍仍然過于模糊，理由是“陪審團(tuán)無法區(qū)分哪些方面為業(yè)界所知，哪些方面不為業(yè)界所知”。
接下來，CAFC認(rèn)為地區(qū)法院濫用了其自由裁量權(quán)，對(duì)轉(zhuǎn)換算法商業(yè)秘密的責(zé)任問題進(jìn)行了重新審判。地區(qū)法院最初裁定，轉(zhuǎn)換算法無法在非Alifax的設(shè)備中產(chǎn)生準(zhǔn)確的結(jié)果，因此維護(hù)該商業(yè)秘密沒有經(jīng)濟(jì)價(jià)值。上訴法院認(rèn)為，這是對(duì)RIUTSA的錯(cuò)誤理解。RIUTSA并不只要求使用價(jià)值，如果商業(yè)秘密是通過不正當(dāng)手段獲得的，那么就滿足了其他條件，符合要求。由于地區(qū)法院在解釋RIUTSA時(shí)沒有考慮商業(yè)秘密是否通過不正當(dāng)手段獲得，因此法院在批準(zhǔn)重新審判時(shí)濫用了自由裁量權(quán)。
上訴法院維持了地區(qū)法院在損害賠償階段的裁決，以及在重新審理中將信號(hào)收集商業(yè)秘密排除在外的裁決。CAFC認(rèn)同Alifax的專家證人超出了簡(jiǎn)易證人的范圍，用“反映了其財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí)的應(yīng)用”的有偏見的方式作證。它還認(rèn)同地區(qū)法院“恰當(dāng)且結(jié)論性地解決了”圍繞主張的信號(hào)收集商業(yè)秘密是否屬于RIUTSA的可訴請(qǐng)求問題。
最后，CAFC的意見認(rèn)為，地區(qū)法院將Alifax尋求補(bǔ)償性賠償排除在外的做法是錯(cuò)誤的。最初的裁決是基于地區(qū)法院的推定，即Alifax的專家證人證詞（被認(rèn)定違反第1006條規(guī)則）對(duì)于計(jì)算補(bǔ)償性賠償至關(guān)重要。然而，Alifax對(duì)此進(jìn)行了澄清，表示將另派一人作為簡(jiǎn)易證人提供相同的證據(jù)。由于這個(gè)新人不會(huì)作為專家行事，因此不會(huì)違反規(guī)則。因此，地區(qū)法院在排除Alifax要求損害賠償?shù)臋?quán)利時(shí)濫用了其自由裁量權(quán)。
最終，聯(lián)邦上訴法院推翻了地區(qū)法院關(guān)于轉(zhuǎn)換算法商業(yè)秘密責(zé)任的重審判決，并命令法院恢復(fù)陪審團(tuán)在這一點(diǎn)上的裁決；推翻了禁止Alifax就補(bǔ)償性賠償提交證據(jù)和證人的決定，并發(fā)回重審；維持了地區(qū)法院在所有其他方面的判決。（編譯自ipwatchdog.com）
